IMPI-logoEste año me vi con la tentación de formalizar un proyecto que, desde hace años, se venía trabajando. Siempre pasa por la cabeza de uno: “Que pasaría si alguien copia la marca que tanto esfuerzo ha costado trabajar”, inmediatamente después uno se detiene y piensa: “Sería muy complejo registrarla, mejor espero”. Y así es como algún oportunista puede aprovechar esa duda y registrar la marca a su nombre.

Pasé de la duda y, afortunadamente, me dí cuenta que el proceso es sencillo, pero se precisa de conocimiento y precauciones a la hora de elegir ciertos aspectos del registro y del nombre de marca.

Por ello, me decidí a realizar un pequeño Tutorial (Guía, referencia, pasos) para registrar una marca ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial). Cabe mencionar que, el procedimiento de preparación del nombre de marca, puede servir para otros países que manejen los parámetros de la OMPI (Organziación Mundial de la Propiedad Intelectual). Si deseas saber si tu país esta afiliado a esta organización, puedes dar un vistazo a éste enlace.

Paso 1: Preparación

Excepciones

Antes de empezar con el registro de nuestra marca habrá que asegurarse que esta no viole alguna excepción de registro, como lo son:

  • No se pueden registrar signos ofensivos o contra la moral.
  • No se pueden registrar nombres o palabras de uso común.
  • No se pueden registrar letras, dígitos o colores aislados.
  • No se pueden registrar palabras simples traducidas de otros idiomas.

Para saber todas las restricciones puedes dar un vistazo a la Guía del Usuario para el Registro de Marcas que el IMPI pone a disposición. También es conveniente que si quieres ahondar en el tema, leas la Ley de la Propiedad Industrial vigente, en ella se detallan todos los aspectos a la hora de registrar una marca. Cabe mencionar que, si iniciamos el registro de marca y esta misma se encuentra violando alguna excepción, el registro será negado y no se nos devolverá ninguna cuota pagada.


Tipo de Marca

El siguiente aspecto a tomar en cuenta es saber que tipo de marca quieres registrar, en México se clasifican en 4 tipos:

  1. Marca Nominativa

    Lo detalla el IMPI como:  Aquéllas que identifican un producto o servicio a partir de una denominación; pueden constituirse de letras, palabras o números y contener signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura. Se conforman por elementos literales, así como por una o varias palabras desprovistas de todo diseño. El solicitante se reserva el uso en cualquier tipo o tamaño
    de letra.

    En ejemplo de este tipo de marcas es:avon-logoComo se menciona en el texto del IMPI, en este caso no se protege ningún diseño especial sobre el texto que se registra, sino que se protege la “palabra” en sí, pudiendo alegar propiedad en caso de que dicha palabra se encuentre en cualquier texto, imagen o producto al que no hayas dado autorización de uso.

  2. Marca Innominada

    Del texto del IMPI nos dice que una marca innominada es: Aquélla que identifica un producto o servicio y se constituye a partir de figuras, diseños o logotipos desprovistos de letras, palabras o números.

    Ejemplo de esta puede ser:

    whatsapp-logo

    Como se puede intuir del texto que da el IMPI, en este caso se trata de una marca que protege en exclusiva un diseño. Sabemos que el logotipo de arriba corresponde a la, también marca registrada “Whatsapp”. Sin embargo, no se protege el nombre, solamente el diseño del teléfono el el circulo verde. Por ello, si tienes un tipo de marca de este tipo, siempre será conveniente hacer 2 registros, uno por marca Nominativa y otro por marca Innominada para proteger ambos tipos.

  3. Marca Tridimensional

    El IMPI la refiere como: Aquéllas que identifican un producto o servicio y se constituyen a partir de figuras, diseños o logotipos desprovistos de letras, palabras o números.

    Uno de los ejemplos más famosos de este tipo de marcas es el diseño tridimensional de la botella de Coca-Cola:botella-cocacola-3d

    Este tipo de marca es muy específico y se precisa de la entrega de ciertos modelos para su cotejamiento, por lo cual se recomienda asesorarse de algún experto en marcas para su correcto registro.

  4. Marca Mixta

    La describe el IMPI como: Las que se constituyen de la combinación de cualquiera de los tipos de marcas anteriores. Ejemplos:

    1. Denominación y Diseño.la-comer-logo
    2. Denominación y Forma Tridimensional.

      botella-cocacola

    3. Diseño y Forma tridimensional.

      iphone

    4. Denominación, Diseño y Forma tridimensional.

      caja-cocacola

      En estos casos sólo protegeremos la combinación total de los diseños que se envíen al IMPI, por lo que se recomienda también proteger los distintos tipos de marcas involucrados para proteger todos los elementos del diseño.

      Por ejemplo, si registrásemos el registro Tridimensional + Diseño del “Iphone” que se muestra, un tercero mal intencionado podría tomar el diseño de “La manzana mordida” y alegar que no se encuentra registrado, por lo que podría hacer uso del mismo. El caso más común de registro mixto es el de Denominación + Diseño.


Clasificación

Aquí es donde la cuestión se pone un poco más complicada. Empezaré por citar al IMPI en cuanto a la clasificación de marcas:

Los Signos Distintivos se rigen por un principio de especialidad; es decir, estos Signos Distintivos, se registran con relación a ciertos productos o servicios y, por tanto, el derecho de exclusividad que tiene el titular se limita a la distinción de los productos o servicios para los que fue registrada.

El Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas, es la herramienta que se utiliza para realizar una correcta clasificación de productos y servicios; se divide en 45 clases, de la número 1 a la 34 es para productos, de la 35 a la 45 es para servicios.

Para clasificar el producto o servicio que pretenda distinguir con una marca o aviso comercial, es necesario conocer los siguientes conceptos:

• Los productos son bienes o artículos que serán identificados por la marca, la marca colectiva o el aviso comercial, tales como: bicicletas, bolígrafos, computadoras.

• Los servicios son actividades que se realizan para el beneficio de alguien más, tales como un servicio de renta de automóviles, preparación de campañas de publicidad, construcción de bienes inmuebles.

• El giro comercial es la actividad económica que desarrolla una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y que será identificado por el nombre comercial. Si bien la Clasificación Internacional no aplica para el nombre comercial, es importante conceptualizar el giro comercial para saber qué distingue.

Como se menciona, hay 45 categorías en las que se puede registrar una marca y, dependiendo las que elijamos, protegeremos nuestra marca para dichos conceptos. Esta es una de las partes más importantes de cara al registro de una marca, ya que deberemos escoger con cuidado las categorías que nuestro producto o servicio debe proteger. El listado de categorías lo puedes encontrar aquí.

Uno pensaría que registrar todos las categorías sería lo más sencillo, pero se encontraría en un error, ya que el IMPI puede recibir la denuncia de un tercero por “abandono” de marca y quitarte el registro. Un ejemplo, si tu registras la marca “ChocoTony” en todas las categorías y sólo te dedicas a vender chocolates con esa marca, solo estarías aprovechando la categoría 30, que la categoría NIZA refiere a:

Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Por lo que yo podría llegar con el IMPI y pedir que se retire el registro en la categoría 41 referente a:

Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Ya que pienso poner una escuela de confitería y tu no estás usando la marca en ese rubro. El IMPI procedería a quitarte el registro en esa categoría y, posiblemente, asignármelo a mí para utilizarlo en cualquier campo de educación o formación.

Esto puede sonar injusto, ya que se pensaría que una marca debería de ser “global”, pero es algo que desde hace mucho tiempo se utiliza. En México, por ejemplo, podemos encontrar chocolates “Corona”, cervezas “Corona” y hasta jabón “Corona”; 3 registros distintos que se encuentran en distintas categorías.

Un gran consejo que te puedo dar es que accedas al enlace de Marcanet e ingreses en el campo de texto una marca que compita en el mismo mercado que el tuyo; el sistema de arrojará el registro de la marca con diferentes datos, entre ellos la clasificación en la que se encuentra. Esto te ayudará a identificar los mercados en las cuales las marcas más populares se protegen y que conceptos en específico utilizan, los cuales, potencialmente, podrías utilizar en tu marca.


Dejaremos la primera parte del tutorial aquí. En la próxima parte veremos como buscar registros de marcas similares al nuestro (para evitar que el IMPI niegue nuestro registro), conoceremos más del sitio de Marcanet y comenzaremos el proceso de registro de la marca. Si tienes algúna aportación o duda, déjalo en los comentarios.